2023年11月30日，“硬科技合规官”月度直播节目“硬科技战友说”（第十期）邀请张永华律师分享《科技成果转化中的知识产权风险与防范》。本文系该次直播的逐字稿（上）。“硬科技战友说”系由“硬科技合规官”打造的直播活动之一，定期邀请科技成果转化各细分领域专家针对特定主题分享先进的工作经验和方法。内容呈现形式以“硬科技合规官”团队成员、受邀嘉宾的“线上圆桌”交流为主，实时回复直播间网友评论，实现云端联动讨论。
非常高兴透过“硬科技合规官”的平台和各位老师交流。
我们近期受中国科协学会服务中心的委托，开展科技成果转化过程中知识产权合规相关的调研项目，编撰了一本《科技成果保护及转化合规指南》。今天把我们的调研成果，包括在做业务当中遇到的一些实际案例，跟大家做一下分享。
本次分享主要包括三部分，一是成果转化与知识产权的关系。二是科技成果转化过程中的知识产权风险及防范措施。三是个人的一些体会和建议跟大家分享。
首先是科技成果转化与知识产权，按照《促进科技成果转化法》的规定，科技成果完成后，如果进行后续试验、开发、应用、推广，甚至形成新的技术，发展产业都属于科技成果转化的范畴。
科技成果做出来以后，无论是许可、转让、作价入股、质押、组建专利池，还有一些比较新的方式，例如证券化、标准化等，这些都可以算作科技成果转化的方式，在这个过程中知识产权到底起什么样的作用呢？
首先我们区分一下这两个词：科技成果和知识产权，《促进科技成果转化法》修订过程中，其实也有过讨论，科技成果跟知识产权是一个什么样的关系？按照定义来讲，科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果，它是一种知识，只不过这个知识有实用价值，能够解决实践当中的问题，产生经济效益，这就是科技成果。知识产权是什么？以科技成果为例，抽象的技术知识通过法律的程序，把它转化成一种法律认可的无形财产，就是所谓的知识产权。知识产权是法律拟制出来的一种财产，跟有形财产类似，只不过这种财产，它的授权条件、保护范围，权利内容都是由法律来规定的，它的形成、维权、交易都是受法律规制的。跟有形财产相比较，它规则比较复杂，因此风险也比较多。以专利为例，虽然经过了授权机关的审查，但它是推定有效，如果事后又发现了新的证据和理由，可能会导致专利被宣告无效。复杂的规则就导致知识产权有很多风险。科技成果要想参与市场竞争，必须得依靠知识产权的保护，阻挡他人的抄袭模仿。科技成果就是一个知识，如果没有产权化，知识就没有防火墙，是任何人可以随便使用的，没办法享有独占权。从这个角度说，科技成果要想从实验室走向市场，有赖于知识产权的保护。在投资领域经常讲的，技术门槛高不高，有没有防火墙，主要是看知识产权保护水平怎么样，因此知识产权就是科技成果从实验室走向市场的一个法律保障。另一方面，科技成果只有转变伟知识产权以后才能进行转让、许可、作价入股等交易，没有产权化的知识是没有办法进行交易的。搞科技研发，可以不关注知识产权怎么做，但如果将来要市场化，那就必须得重视知识产权，它代表科技成果转化的市场竞争力。知识产权从法律上来讲是帮助权利人构筑一个法律壁垒，将竞争对手挡在门外边，独占技术的市场，使技术的创新成果能够转化为市场竞争力。由于知识产权规则的复杂性，导致知识产权其实里面有非常多的风险，所以科技成果转化也好，知识产权交易也好，买受方一般都会通过尽职调查防范法律风险。从权利人角度看，也必须得做好前边的合规管理，避免出现法律风险。例如专利权的稳定性，如果专利申请的时候撰写的比较好，花的功夫比较大，将来的稳定性就比较高，如果撰写的有漏洞，就有可能引发法律风险，专利被宣告无效。到时不仅科技成果转化可能做不成了，甚至都有可能引发一场诉讼，所以资产的合规管理是为了顺利开展成果转化。
第二部分看一下在科技成果转化的知识产权风险及防范。相当于我们通过调研找到了别人踩过的坑，给大家再把这些东西梳理出来，大家可以对照看一下，怎么样避免自己出现同样的问题。
首先说一下，科技成果转化或者技术交易，这个过程当中最大的风险是技术未来的市场价值预估，技术将来能不能成功的市场化，能够产生多少效益，这个是很难预估的，这种不可预测性它带来的风险是最高的。虽然这不是一个法律问题，但法律工作可以把这种风险让交易双方合理分担，以促成交易。最简单的方法就是付费方式，例如按照转化的阶段来分段付费，或者按照将来市场化进程计算许可或转让的费用。以药品为例，可以约定入门费及各里程碑的付款是多少，如果成功，将来的销售额也可以跟许可费挂钩，用这种方式把未来的不可预测性风险合理分摊，不会觉得预测高了我吃亏，预测低了他吃亏。
除了科技成果估值的风险之外，我们重点来讲讲和知识产权保护和合规管理有关的风险。
专利转让或许可，表面上买方买到是受专利保护的技术，能够独占市场，是具有防火墙的技术。但知识产权是推定有效的，会面临被无效的风险。假如最终这个专利被无效掉了，就意味着技术失去了防火墙，不再是能够独占市场的技术了，它的市场估值就会大打折扣，这风险是最大的。
以专利为例，我看到过一些媒体公布的数据，据统计，被提起无效的专利当中，最终被部分无效或者全部无效的比例，超过了50%。我经常打比方，这就好比你去买鸡蛋，摊主告诉你，从概率上来讲，我的鸡蛋两个里面有一个是坏的，大家想一想买鸡蛋的时候，买主肯定是心里非常忐忑的。
稳定性风险是我们目前面临最大的风险，尤其高校院所离市场竞争比较远，一般没有经历过残酷的市场竞争，在知识产权布局的时候，没有花那么多精力，他就没有意识到知识产权将来是要参与商业战争的，要接受挑战，没有这方面的经验，只有吃过亏的人才会重视。
专利是防御工事、法律壁垒，你修壁垒的时候，可能也就花了几千块钱，一个月的时间，但如果这个专利背后有巨大的经济利益，别人想跟你分享市场的时候，他可能去花100万、花几个月的时间去收集证据去挑战这个专利，难免会被别人找到漏洞，这种情况下就可能会面临到专利无效的风险。
一个药品有专利保护就是原研药，仿制药只能等到原药的专利失效以后才可以上市。如果这个专利最后被无效掉，就不再是原药，而是仿制药，很多人就可以去生产这种药品，市场价值有天壤之别。
因此，专利稳定性的风险是最高的，也是影响最大的。这种风险如何防范？如果你是技术的提供方，就要对技术最核心部分的专利质量把控好，保证专利不会有漏洞。如果你是技术的接受方，就要针对技术和产品所对应的专利做尽职调查，去分析它有没有被无效的风险。当然有一些技术交易标的是专利申请权，这种情况下技术受让方一般会做授权前景分析，看专利将来获权的可能性有多大，稳定性怎么样，以尽量降低风险。
表面上看受专利保护的技术，实际上可能权利要求保护的范围有漏洞，很难做到完全覆盖，这时竞争对手有可能利用这样的漏洞规避侵权责任。实践中，假如有人被指控侵权了，他可能首先要分析到底有没有落入专利的保护范围，落入了有没有办法去规避，如果通过调整自己的技术方案来确保不落如专利保护范围，那就是技术规避。这往往是成本最低的规避风险的途径。如果无法规避，此时他才去评估能不能宣告对方专利无效，如果能够宣告对方专利无效，也可以规避侵权风险。如果这两条路都走不通，被控侵权人才有可能去跟专利权人进行许可谈判。
因此，对专利权人来讲，一要专利稳定性足够高，二是不容易被绕过去。这两个风险实际上是一对矛盾，一般保护范围越小，稳定性越高，但是保护范围越小越容易被规避。这两个要想达成平衡，需要专利撰写人有丰富的经验，否则只占一条，这个专利还是没有办法提供一个有效的保护。在撰写的时候要设想到未来的竞争对手，他会千方百计去找你的漏洞，找到漏洞就可以绕开，所以要把所有可能规避的路径堵死，这个还是需要花一定功夫的。用语言描述一项抽象技术方案时，难免会存在不太周延的情况。我们曾经遇到过一个真实的案例，第一次发侵权警告函对方就承认了，双方和解过后一段时间，对方又将产品安装上去使用了，结果一看他把产品的机械结构进行了修改，然后再分析就不侵权了，因为撰写的问题导致没有覆盖其修改后的结构，这种情况并不鲜见。如果在撰写专利的时候没有绞尽脑汁想办法，就有可能给技术规避留下漏洞。因此在技术交易过程中，技术买受方要评估专利能否为相应的技术提供有效保护，是否有被规避的风险。权属风险是说科技成果到底归属于谁？法律规定的权利归属的规则也是非常复杂的，比如说职务发明规则，《专利法》第六条规定，任职单位的员工，做出来的不一定所有都归属于单位，不一定都是职务发明，也有可能是个人发明。日常也会有联合研发、委托研发、委托设计、委托实验等，类似这样的合作，可能会导致权利归属出现纠纷。
我们前两年做过的一个诉讼，双方研发合作，由于双方对贡献度大小有不同的理解，一方认为应当单独所有，因为合作的时候，主体研究已经完成，另一方只负责剩下的后边验证实验，所以应当权利全部归我所有。另一方则认为应该双方共有，由此产生了纠纷。另外一个是人员流动。在知识产权的尽职调查里面这种情况很常见。技术对应的专利发明人是从另外一个单位跳槽过来的，这个时候就可能会有权属风险。高校院所人员流动频率比企业更高。从这个角度看，管理好人员招聘、人员离职以及在职人员的合规管理就很重要。
我们曾经做过一个投资项目的尽职调查，主要产品对应专利的发明人是从另一家公司集体跳槽过来的，我们做完技术来源分析后，认为这些专利权属纠纷风险非常高。投资方就放弃了这次交易。事后发现，双方确实发生了权属纠纷，专利多数都被判归原雇主所有了。这种情况会产生很大的麻烦，因为申请的专利跟产品高度对应，结果这一批专利都被原雇主要走，这种情况下，产品几乎没有办法再去生产，一生产销售就会侵权。
另一个权属风险是没有关注到权利的共有。
法律实践中，知识产权一般认为是共同共有，共同共有就是各个权利人享有平等的权利。例如某专利由A和B共有，如果双方对权利行使没有约定，法律会认定双方对于权利是共同行使的。例如一方可以自己实施专利技术，也可以对外发放普通的专利许可，都不需要其他共有人同意。另外，假如发现了侵权行为，共有权利人要起诉别人侵权的时候，必须两个人都要签字盖章，协商一致。如果一方不同意，觉得对方跟我关系比较好，我不想起诉他，他拒绝签字盖章，可能就会遇到麻烦，所以共有权利也会带来很多潜在的风险。
最好的解决办法是提前对共有权利进行约定，约定清楚到底怎么样去行使，好比说我自己实施，收益是否要跟对方分享，我给别人发许可是否要经过对方同意，我许可他人实施收取的许可费是否要和对方分享等等。
在进行约定的时候，第一要约定行使这项权利的时候，需不需要全体共有人一致同意，还是某一方做决定就可以。第二，收益的分享比例要约定清楚，比如说我们共有，虽然一般认定是共同共有，不区分权重，但是利益分享是可以有比例的。第三是署名，共有权利时，到底谁署第一，谁署第二，发明人署名顺序，评奖评优、申请项目、发表论文，这些到底谁排在前面，谁排在后面，尽量把它约定清楚，否则牵扯到利益的时候容易引发纠纷。
在科技成果转化过程中，无论自行实施、许可、转让还是作价入股，都存在目标技术侵犯别人专利权的可能。侵犯别人专利，意味着目标技术或者实施目标技术用到的外围技术，落入了他人的专利的保护范围。
我们在调研中发现，科研人员往往有一种朴素的认识，只有抄别人、偷别人的技术才有可能侵权，如果是自己研发出来的技术，一般不会侵权。但实际不是这样的，因为忽略了专利排他性。如果该技术被人抢先申请了专利，其他人在后实施该技术就属于侵权，即使该技术是你独立研发出来的也不例外，最典型的就是在别人申请专利以后重复研发获得同样的技术成果。从这个角度看，我们也就理解了很多研发项目在开始的阶段要进行查新检索，就是为了避免重复研发。专利只鼓励最先做出的发明创造人，你没有关注专利公报，自己埋头苦干去做重复研发，法律不仅不鼓励，而且还会判定你侵权，不能实施。需要注意是，除了目标技术本身之外，还要关注到实施这个技术所需要用到的外围技术，它同样有侵权风险。如果发生侵权，责任到底谁来承担，最好事先约定清楚。举一个例子，某个药品，对应专利是一个化合物，但要把这个化合物合成出来，它还需要用到一些原料、催化剂、添加剂、辅料等，这些都有可能落入别人的专利保护范围，尤其是我们现在技术发展比较快，技术交叉比较严重，这种情况下风险还是比较高的。我们见到很多合同，约定把技术卖给你，对于这个技术本身我承诺它不侵权，但是要生产这个产品用到的其他技术，可能会用受别人专利保护的技术，你要去获得人家的许可，跟我没有关系，我不来承担这个责任。这需要事先约定清楚。除专利之外，还有商业秘密。商业秘密一般情况下是由于人员流动产生的。从同行跳槽过来的人员，在新雇主的研发项目中使用了原雇主的技术秘密，这就有商业秘密侵权的风险。假如没有采取合规措施的话，新雇主可能会成为共同侵权方，作为被告承担连带责任，也就是《反不当竞争法》第九条最后一项里面规定的，明知有人侵权，仍然使用他的侵权信息，就属于共同侵权方。所以商业秘密侵权也不能够忽视。对于这样的风险，如果你是技术提供方，首先自己在研发过程中要去做相关的FTO分析。另外如果招聘了有同行工作经历的人员，到新单位从事研发工作，要做好背景调查。可以跟他签署不侵犯前雇主知识产权的承诺，表明我招聘你来，已经明确提示你，不能把别人的商业秘密带过来，尽到合理注意义务，降低成为共同被告承担连带责任的风险。最重要的则是要做好计算机系统管理。使用的系统不是任何人想往里拷贝东西就能够拷得进来，想往外传东西就能传得出去。一定要把系统管好，否则就算签了承诺书，他把前雇主的商业秘密带过来，技术资料拿U盘直接拷到计算机就用，你也不知道，最后有可能让你承担侵权责任。这点在实践中容易被人忽略。举一个例子， A公司把一个药品技术转让给 B公司。A公司把技术转让后，又做了后续的研发，在此基础上开发出来第二代药品，可能疗效更好，副作用更低。这种情况下，如果后续第二代药品一上市的话，前面卖出的第一代药品市场很快就萎缩了。
所以，如果技术存在更新迭代的可能，一定要约定清楚，最少有同等条件的优先受让权，甚至可以约定，如果要在原技术的基础上做后续改进研发，最好我们联合来做，这样的话就保证第一代技术的市场价值不会因为后续研发而导致它贬值。这需要双方都要意识到这是一个问题，提前把它提出来，商量一个解决方案就可以了。如果高校把专利许可给一个企业，高校不生产，由企业进行生产，企业一般都是要考虑把诉权拿到手，如果发现市场上有人侵权了，我去起诉侵权来维护市场独占。
如果许可方自己也在实施的话，有可能不愿意把诉权放出去，企业之间的许可，一般就会存在这个问题。企业在市场经营过程中，不太愿意轻易发动一场知识产权诉讼，因为会花费很多时间、精力，还有可能引发一连串的诉讼。这样会导致一个问题，假如说技术的许可方把诉权掌握到自己手里面，没有给被许可方，如果说市场上见到侵权者了，发现侵权行为不去维权的话，就会损害被许可方的利益。因此即使拿不到诉权至少应当约定许可方有维权义务，必须通过起诉制止侵权。如果不能够有效的去制止侵权，专利技术就不能独占市场了，市场价值就会打折扣，会影响到买方的利益，这种情况要规定违约金，如果不能积极维权的话，应当承担违约责任并赔偿损失，这个要约定清楚。在双方合作关系好的时候可能没觉得有什么风险，但双方合作关系有可能会发生意想不到的变化。有过这样的案例，就是A将专利技术许可给B，诉权还是A掌握，A后来被另外一家公司给收购了，收购以后新的权利人和 B就由合作关系变成了竞争关系。这种情况下，就对B非常不利了。所以在许可的时候，无论普通、排他还是独占许可，最好就诉权有单独的条款约定清楚，到底谁有权行使，还是共同行使，还是说被许可方也可以自己行使，如果不同意的话，许可方有一个维权的义务，把它都要约定清楚。竞争法上的风险一般指《反垄断法》上的风险，另外，《民法典》合同编里面也有合同无效的风险。首先《反垄断法》，主要指知识产权许可、转让过程中可能会违反《反垄断法》，构成垄断行为。一方面交易双方可能会因为某些约定达成了一种协同行为，这种协同行为具有排除限制竞争的效果，构成垄断。另外也有可能许可方利用自己市场支配地位，提出了一些不合理的限定，这些限定最后被认定为是滥用市场支配地位，达到排除限定竞争的效果，也有可能会认定为是垄断。
所以要注意在许可过程中按照《反垄断法》的要求做到合规。
再一个就是《民法典》合同编里面规定，非法垄断技术、侵害他人知识产权的合同是无效的。
签署合同的时候，不能去触犯这些条款。实践中有一些诉讼，我诉你侵权，你提我的专利无效，后来双方达成和解，你不要提无效，我也撤回侵权诉讼，然后双方还有其他的一些交易条件，最后可能会被认为是一种协同行为，最后产生了一种排除、限制竞争的效果，被认定为是垄断行为，导致被处罚。所以，签和解协议的时候，这部分内容也是很关键，不要增加太多的无关内容。
以上总结了七个科技成果转化过程中可能会遇到的风险，希望对大家有帮助。
（未完待续）